Contratto Licenza Marchio - Modello - Modulo Pro · IT-law

CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO

TRA LE PARTI

________, con sede legale in ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. REA ________, in persona del legale rappresentante pro tempore signor ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Licenziante"),

e

________, con sede legale in ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. REA ________, in persona del legale rappresentante pro tempore signor ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Licenziatario").

Il Licenziante e il Licenziatario sono di seguito congiuntamente denominati le "Parti" e, individualmente, la "Parte".

PREMESSO CHE

(A) il Licenziante è pieno ed esclusivo titolare del marchio registrato denominato "________", oggetto della registrazione n. ________, registrato in data ________ presso ________, con scadenza il ________ (di seguito il "Marchio"), in relazione ai prodotti e servizi compresi nelle seguenti classi merceologiche secondo la Classificazione di Nizza:

________

(B) il Marchio è valido ed efficace, in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale, di seguito "C.P.I.") e non risulta gravato da diritti di terzi né oggetto di azioni di nullità o decadenza;

(C) il Licenziante intende concedere la licenza d'uso del Marchio in regime di esclusiva, per l'intero territorio nazionale italiano (di seguito il "Territorio");

(D) il Licenziatario intende disporre, dietro corrispettivo, dell'utilizzo e del godimento del Marchio in relazione ai seguenti prodotti e servizi rientranti nelle classi merceologiche sopra indicate:

________

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

1.1. Le premesse, le definizioni in esse contenute e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Con il presente contratto il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, licenza d'uso esclusiva e a titolo oneroso del Marchio di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 C.P.I., nei termini e secondo le condizioni qui stabilite. La licenza è limitata ai prodotti e servizi e alle classi merceologiche indicati in premessa.

2.2. La licenza non comporta alcun trasferimento della titolarità del Marchio, che rimane in capo al Licenziante.

2.3. Le Parti garantiscono, ai sensi dell'art. 23, comma 4, C.P.I., che dalla licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dal Marchio licenziato.

Art. 3 - Durata, recesso e rinnovo

3.1. Il contratto ha durata di ________ ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fermo restando che la durata della licenza non potrà comunque eccedere quella della registrazione del Marchio e dei relativi rinnovi.

3.2. Ciascuna Parte potrà recedere dal contratto, con effetto dalla scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

3.3. In difetto di disdetta comunicata nei termini di cui al precedente punto 3.2, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di pari durata, e così di seguito alle successive scadenze.

Art. 4 - Corrispettivo e pagamento

4.1. Il Licenziante non richiede al Licenziatario alcuna quota di ingresso.

4.2. Quale corrispettivo (royalty) per la licenza del Marchio, il Licenziatario corrisponderà al Licenziante, in un'unica soluzione, la somma di euro ________ (________), oltre IVA se ed in quanto dovuta, da versarsi entro il giorno ________ mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Licenziante IBAN ________.

4.3. In caso di ritardato pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 5 - Esclusività e Territorio

5.1. La licenza è concessa in via esclusiva per l'intero Territorio. Il Licenziatario potrà utilizzare il Marchio in relazione ai prodotti e servizi oggetto della licenza esclusivamente nel Territorio.

5.2. Il Licenziante si impegna a non concedere a terzi, per la durata del contratto, ulteriori licenze sul Marchio nel Territorio per i medesimi prodotti e servizi.

Art. 6 - Obblighi del Licenziatario

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6.3. Il Licenziatario è tenuto ad usare il Marchio sempre affiancato al proprio marchio e/o alla propria denominazione o ragione sociale.

6.4. È fatto divieto al Licenziatario di depositare e/o utilizzare marchi e/o segni distintivi identici o confondibili con il Marchio licenziato o, comunque, idonei a ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.

6.5. Nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal Marchio, il Licenziatario deve attenersi alla normativa vigente e agli standard di qualità adottati nel settore di riferimento.

6.6. Qualora i prodotti e/o servizi non siano conformi alla normativa vigente, agli standard di qualità del settore e/o alle modalità d'uso del Marchio, il Licenziatario deve astenersi dall'immetterli in commercio e, se già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

6.7. Il Licenziatario si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti o prestare i servizi nel Territorio, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita (apertura di magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di rappresentanza) al di fuori del Territorio.

6.8. Il Licenziatario si impegna, nell'uso del Marchio e nelle relative attività, a non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del Marchio e del Licenziante.

6.9. Il Licenziatario si impegna a seguire le istruzioni del Licenziante, ove necessarie, per la tutela e lo sviluppo del Marchio.

Art. 7 - Obblighi del Licenziante

7.1. Il Licenziante si obbliga a mantenere in vigore la registrazione del Marchio oggetto del presente contratto, provvedendo a proprie spese a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresi i rinnovi alle relative scadenze ai sensi dell'art. 16 C.P.I., per tutta la durata del contratto.

7.2. Il Licenziante si impegna a non concedere a terzi, per tutta la durata del contratto, ulteriori licenze sul Marchio nel Territorio, in coerenza con il carattere di esclusiva riconosciuto al Licenziatario.

7.3. Il Licenziante garantisce di essere legittimo titolare del Marchio e di avere piena facoltà di concederlo in licenza.

Art. 8 - Modalità d'uso del Marchio

8.1. Il Licenziatario dovrà utilizzare il Marchio esclusivamente nella forma in cui è stato registrato, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e direttive impartite dal Licenziante in ordine alle modalità di apposizione e di rappresentazione grafica del Marchio sui prodotti, sulle confezioni, sul materiale pubblicitario e promozionale.

8.2. Il Licenziatario si impegna a consentire al Licenziante, in qualsiasi momento e previo ragionevole preavviso, di verificare la conformità dell'uso del Marchio e la qualità dei prodotti e/o servizi contrassegnati dallo stesso, mettendo a disposizione la documentazione e i campioni eventualmente richiesti.

Art. 9 - Garanzie e manleva

9.1. Il Licenziante dichiara che, per quanto a propria conoscenza, il Marchio non viola diritti esclusivi di terzi e non sussistono cause di nullità, fermo restando quanto previsto al successivo punto 9.6.

9.2. Il Licenziatario, in tutte le attività nelle quali usa il Marchio, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore del servizio. In ogni caso, il Licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi contraddistinti dal Marchio, ivi comprese quelle previste dalla disciplina della responsabilità da prodotto difettoso di cui agli artt. 114 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

9.3. Qualora il Licenziante dovesse essere convenuto in giudizio da terzi per l'inosservanza e/o la violazione di disposizioni del presente contratto per atto del Licenziatario, quest'ultimo si obbliga a sostenere tutte le spese del giudizio e a risarcire il Licenziante di ogni danno, anche all'immagine.

9.4. Il Licenziatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Licenziante da ogni pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni, derivante dall'inosservanza e/o dalla violazione di qualsiasi disposizione del presente contratto.

9.5. Il Licenziatario si obbliga a non depositare e/o registrare e/o utilizzare e/o adottare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi identici e/o simili al Marchio.

9.6. Il Licenziante è esonerato da ogni responsabilità nei confronti del Licenziatario e dei terzi in caso di nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del Marchio, totale o parziale, nonché nel caso in cui il Marchio dovesse violare diritti di esclusiva o altri diritti di terzi non noti al Licenziante alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 10 - Risoluzione anticipata

10.1. Ciascuna Parte può risolvere il presente contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC, in caso di grave inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 c.c.

10.2. Il Licenziante, senza pregiudizio del diritto al risarcimento dei danni e di ogni altro diritto, può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dichiarando al Licenziatario di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a. qualora il Licenziatario trasferisca la sede legale al di fuori del Territorio o cessi di svolgere la propria attività produttiva e/o di prestazione di servizi nel Territorio;

b. in caso di inadempimento da parte del Licenziatario di una o più delle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente contratto;

c. in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, liquidazione giudiziale o altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cui sia sottoposto il Licenziatario.

10.3. Il Licenziatario può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e salvo il risarcimento dei danni, dichiarando di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

d. nel caso in cui il Licenziante violi gli obblighi di cui all'art. 7;

e. in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, liquidazione giudiziale o altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi del D.Lgs. 14/2019, cui sia sottoposto il Licenziante.

10.4. Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa, il Licenziatario dovrà cessare immediatamente ogni uso del Marchio ed esaurire le rimanenze di magazzino, ove consentito, entro ________ dalla cessazione.

Art. 11 - Protezione del Marchio

11.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a comunicarsi, non appena ne vengano a conoscenza, eventuali contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi.

11.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale o stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva ovvero che l'utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetta al Licenziante quale titolare del Marchio.

11.3. Le spese legali, sia giudiziali che stragiudiziali, graveranno in parti uguali sulle Parti qualora la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo; in caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla Parte che agisce unilateralmente.

Art. 12 - Prelazione

12.1. Il Licenziante riconosce a favore del Licenziatario un diritto di prelazione nell'acquisto del Marchio, a parità di condizioni, qualora intenda cederlo a terzi.

12.2. Il Licenziante dovrà comunicare al Licenziatario i termini della proposta di acquisto a mezzo raccomandata A/R o PEC.

12.3. Il Licenziatario potrà esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Licenziante.

Art. 13 - Sublicenza

13.1. Il Licenziatario non potrà concedere a terzi sublicenze sul Marchio oggetto del contratto, salvo preventivo consenso scritto del Licenziante.

Art. 14 - Cessione del contratto

14.1. Il Licenziatario non potrà cedere a terzi il presente contratto, ai sensi dell'art. 1406 c.c., salvo preventivo consenso scritto del Licenziante.

Art. 15 - Mediazione e Foro competente

15.1. Per le controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione di ________, secondo il relativo Regolamento che le Parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

15.2. Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

15.3. Per quanto non risolto in sede di mediazione, è competente in via esclusiva il Foro di ________, fermo restando, ove applicabile, l'eventuale competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168.

Art. 16 - Interpretazione del contratto

16.1. Le clausole del presente contratto sono tra loro distinte: ove taluna di esse sia accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia delle restanti clausole e del contratto nel suo complesso.

16.2. In tali casi le Parti negozieranno in buona fede una modifica del contratto che elimini la clausola inficiata, tenendo conto, ove possibile, delle originarie intenzioni delle Parti.

16.3. Avendo entrambe le Parti partecipato alla preparazione e stesura del presente contratto, le clausole in esso contenute saranno interpretate con eguale rigore nei confronti di entrambe, non trovando applicazione l'art. 1370 c.c.

Art. 17 - Allegati

17.1. Costituisce parte integrante del presente contratto l'allegato fornito dal Licenziante contenente la descrizione e i dettagli del Marchio registrato e/o della relativa domanda di registrazione.

Art. 18 - Oneri e spese di trascrizione

18.1. Le spese del presente contratto sono a carico del Licenziatario, così come le pratiche occorrenti per l'eventuale trascrizione del presente atto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ai sensi degli artt. 138 e ss. C.P.I.

18.2. Il Licenziante si obbliga sin d'ora a prestare al Licenziatario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti ad assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

19.1. Le Parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

19.2. Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della normativa sopra richiamata con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo l'osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, la liceità del trattamento e l'informativa all'interessato.

Art. 20 - Legge applicabile

20.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

20.2. Le Parti, riconoscendo che il presente accordo è stato negoziato su un piano di assoluta parità negoziale, danno atto che ciascuna clausola è stata oggetto di specifica trattativa, restando esclusa l'applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Art. 21 - Disposizioni finali

21.1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, a pena di nullità.

21.2. I termini e le condizioni del presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono ogni precedente accordo, orale o scritto, intercorso tra le stesse con riferimento all'oggetto del presente contratto. Nessuna pattuizione modificativa o integrativa sarà vincolante salvo che risulti da atto scritto, riferito espressamente al presente documento e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

21.3. Eventuali tolleranze di una Parte rispetto a inadempimenti, anche reiterati, dell'altra Parte non potranno costituire precedente né incidere sulla validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.

21.4. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti se non risulti da atto scritto sottoscritto dai loro legali rappresentanti.

________, il ________.

Il Licenziante
________

Il Licenziatario
________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente, previa attenta lettura, le clausole di cui agli articoli: 3 (Durata, recesso e rinnovo), 5 (Esclusività e Territorio), 6 (Obblighi del Licenziatario), 9 (Garanzie e manleva), 10 (Risoluzione anticipata), 13 (Sublicenza), 14 (Cessione del contratto) e 15 (Mediazione e Foro competente).

Il Licenziante
________

Il Licenziatario
________