Contratto di Licenza Brevetto - Modello - Modulo Pro · IT-law

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO

(ex artt. 23, 138 e 139 D.lgs. 30/2005 - Codice della Proprietà Industriale)

TRA

La società ________, con sede legale in ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritta presso il Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________, all'uopo munito dei necessari poteri (di seguito il "Licenziante"),

e

La società ________, con sede legale in ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritta presso il Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________, all'uopo munito dei necessari poteri (di seguito il "Licenziatario").

Licenziante e Licenziatario sono di seguito congiuntamente denominati le "Parti" e ciascuno singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE

(A) il Licenziante ha ideato e messo a punto la seguente invenzione:

________

(B) il Licenziante ha tutelato la suddetta invenzione mediante domanda di brevetto n. ________ depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data ________, dal titolo "________", concessione n. ________ in data ________ (di seguito il "Brevetto");

(C) il Licenziante è l'unico ed esclusivo titolare del Brevetto e ne ha la piena disponibilità, libera da vincoli e diritti di terzi;

(D) il Licenziante intende concedere in esclusiva la licenza del Brevetto per l'utilizzo nella seguente zona geografica:

________

(E) il Licenziatario è interessato a disporre, dietro corrispettivo, dell'utilizzo e del godimento dei diritti derivanti dal Brevetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne formano patto.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.lgs. 30/2005, il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, licenza esclusiva e a titolo oneroso del Brevetto descritto in premessa, nei termini e secondo le condizioni di cui al presente contratto.

2.2 Il Licenziante autorizza il Licenziatario a fabbricare, riprodurre, utilizzare e vendere i seguenti prodotti:

________

2.3 Le Parti garantiscono che dall'esecuzione della licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal Brevetto licenziato.

Art. 3 - Esclusività

3.1 Il Brevetto è concesso in esclusiva al Licenziatario. L'esclusiva non è tuttavia opponibile al Licenziante, il quale si riserva il diritto di fabbricare, utilizzare o vendere i prodotti oggetto della presente licenza nel territorio concesso in esclusiva al Licenziatario.

Art. 4 - Durata

4.1 Il presente contratto ha durata di ________ ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fermo restando che esso non potrà avere durata superiore a quella di vigenza del Brevetto.

4.2 Il contratto si intende rinnovato tacitamente per pari periodo qualora nessuna delle Parti comunichi all'altra la volontà di non rinnovarlo, mediante raccomandata A/R o PEC, almeno ________ prima della scadenza.

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 Il Licenziante non richiede al Licenziatario alcuna quota di ingresso.

5.2 Quale corrispettivo per la licenza del Brevetto, il Licenziatario corrisponderà al Licenziante, in unica soluzione, la somma di euro ________ (________), oltre IVA se ed in quanto dovuta, da versarsi entro il giorno ________.

5.3 Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN ________, intestato a ________.

5.4 In caso di ritardato pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 - Territorio contrattuale

6.1 Come indicato in premessa, il Licenziatario potrà utilizzare il Brevetto e fabbricare e commercializzare i relativi prodotti in via esclusiva nella seguente zona geografica:

________

6.2 Il Licenziatario si impegna pertanto a non fabbricare né utilizzare i prodotti in territori diversi da quello sopra indicato.

Art. 7 - Mantenimento del Brevetto

7.1 Il Licenziante si obbliga a porre in essere tutto quanto in suo potere per il buon esito delle procedure di brevettazione e per mantenere in vita i titoli oggetto di licenza.

7.2 Il Licenziante si assume tutti i costi e le spese per il mantenimento, la prosecuzione e l'estensione dei diritti di proprietà industriale e dei conseguenti brevetti, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvedendo direttamente al pagamento delle relative tasse e dei compensi del mandatario brevettuale.

7.3 In ogni caso, le decisioni rilevanti relative al Brevetto spettano al Licenziante.

Art. 8 - Modifiche o perfezionamenti

8.1 Il Licenziante si impegna a comunicare al Licenziatario e a mettere a sua disposizione qualsiasi modifica o perfezionamento dei prodotti sotto licenza apportati nel corso del presente contratto.

8.2 Qualora le modifiche siano essenziali, le Parti potranno stipulare separati accordi.

Art. 9 - Assistenza tecnica e know-how

9.1 Il Licenziante si impegna a fornire al Licenziatario tutte le informazioni relative al Brevetto, ivi compresi il know-how ed eventuali segreti di fabbricazione, ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.lgs. 30/2005, qualora richiesti dal Licenziatario per adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto.

9.2 Il Licenziante fornirà i piani, i disegni quotati e le tolleranze necessari per la fabbricazione dei prodotti.

9.3 Ogni documento, piano, indicazione, informazione o quant'altro ricevuto dal Licenziatario dovrà essere utilizzato esclusivamente per scopi attinenti all'esecuzione del presente contratto; per un uso diverso è necessario il preventivo consenso scritto del Licenziante.

Art. 10 - Realizzazione tecnica

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Art. 11 - Sfruttamento commerciale

11.1 Il Licenziante non garantisce lo sfruttamento commerciale dei prodotti. I rischi derivanti dallo sfruttamento commerciale sono a carico del Licenziatario.

Art. 12 - Controlli

12.1 Il Licenziante avrà diritto di controllare, anche tramite un esperto contabile o tecnico di propria fiducia, i materiali e la documentazione fiscale e contabile relativa all'oggetto del contratto.

12.2 Le modalità di controllo saranno concordate tra le Parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.

12.3 Il Licenziatario dovrà fornire, su richiesta scritta del Licenziante, un estratto delle scritture contabili pertinenti.

Art. 13 - Garanzie e manleva

13.1 Il Licenziante garantisce di essere l'unico ed esclusivo titolare del Brevetto.

13.2 Il Licenziante garantisce che sul Brevetto non grava alcuna licenza e/o altro diritto concesso a terzi.

13.3 Il Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del Brevetto, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi; in ogni caso dichiara che, per quanto a sua conoscenza, il Brevetto non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.

13.4 Il Licenziatario, in tutte le attività nelle quali utilizza il Brevetto, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore del servizio, assumendosi ogni responsabilità derivante dai prodotti e dai servizi contraddistinti dal Brevetto.

13.5 Qualora il Licenziante venga convenuto in giudizio da terzi per l'inosservanza e/o la violazione di qualsiasi disposizione del presente contratto imputabile al Licenziatario, quest'ultimo si obbliga a sostenere tutte le spese del giudizio e a risarcire il Licenziante di ogni danno, anche all'immagine.

13.6 Il Licenziatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Licenziante da ogni pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni, derivanti dall'inosservanza e/o dalla violazione di qualsiasi disposizione del presente contratto.

13.7 Il Licenziatario si obbliga a non depositare, registrare, utilizzare o adottare brevetti, marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi identici e/o simili al Brevetto oggetto del presente contratto.

13.8 Il Licenziante è esonerato da ogni responsabilità nei confronti del Licenziatario e dei terzi in caso di nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del Brevetto, totale o parziale, nonché nel caso in cui il Brevetto dovesse violare diritti di esclusiva o altri diritti di terzi.

13.9 In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecita la commercializzazione del prodotto e/o invalido il Brevetto, ove questo venga dichiarato invalido o non ottenga la concessione, il Licenziatario avrà diritto alla restituzione integrale dei compensi corrisposti, salvo il maggior danno.

Art. 14 - Riservatezza

14.1 Le Parti si obbligano a mantenere strettamente riservata e a non divulgare a terzi, in alcun modo e forma, né per iscritto né oralmente, qualsiasi informazione, atto, dato, conoscenza, know-how e in genere qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica o commerciale riguardante i diritti di proprietà industriale oggetto del presente contratto.

14.2 Le Parti si obbligano a non utilizzare le informazioni confidenziali per scopi diversi da quelli oggetto del presente contratto.

14.3 I presenti obblighi valgono anche con riferimento ai dipendenti e/o collaboratori di ciascuna Parte, ai sensi dell'art. 1381 c.c.

14.4 La presente clausola di riservatezza avrà vigore per tutta la durata del contratto e per i ________ successivi alla sua cessazione.

14.5 In caso di violazione della presente clausola, la Parte inadempiente corrisponderà all'altra una somma di euro ________ (________) a titolo di penale ex art. 1382 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

15.1 Le Parti dichiarano di trattare i dati personali eventualmente scambiati in esecuzione del presente contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e per il tempo strettamente necessario.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

16.1 Ciascuna Parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC, in caso di inadempimento essenziale della controparte.

16.2 Il Licenziante, senza pregiudizio del diritto al risarcimento dei danni e di ogni altro diritto, può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dichiarando di volersene avvalere, al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

a) qualora il Licenziatario trasferisca la sede legale al di fuori della zona geografica di competenza o cessi di svolgere la propria attività produttiva e/o di prestazione di servizi nel Territorio;

b) in caso di inadempimento del Licenziatario agli obblighi di cui agli artt. 5 (corrispettivo), 6 (territorio), 13 (garanzie) e 14 (riservatezza) del presente contratto;

c) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, liquidazione giudiziale o altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi del D.lgs. 14/2019 cui sia sottoposto il Licenziatario.

16.3 Il Licenziatario può risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato e salvo il risarcimento dei danni, dichiarando di volersene avvalere, al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

a) qualora il Licenziante violi gli obblighi di cui agli artt. 7, 9 e 13 del presente contratto;

b) in caso di messa in liquidazione, stato di insolvenza, cessione dei beni ai creditori, liquidazione giudiziale o altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi del D.lgs. 14/2019 cui sia sottoposto il Licenziante.

Art. 17 - Protezione del Brevetto

17.1 Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di terzi connesse all'utilizzo dello stesso.

17.2 Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale o stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Brevetto costituisce violazione di diritti altrui, la strategia difensiva dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetta al Licenziante.

17.3 Le spese legali, sia giudiziali che stragiudiziali, graveranno in parti uguali sulle Parti qualora la decisione di procedere sia adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla Parte che agisce unilateralmente.

Art. 18 - Cessazione del contratto

18.1 Estinto il presente contratto per qualsivoglia ragione, il Licenziatario dovrà:

a) cessare con effetto immediato di usare qualsiasi prodotto o servizio riconducibile, in tutto o in parte, al Brevetto oggetto del presente contratto;

b) restituire ogni materiale, documento, file informatico e oggetto riconducibile al presente contratto al Licenziante; ove la restituzione non sia possibile per motivi oggettivi, il Licenziatario dovrà distruggere il relativo oggetto e/o documento dandone comunicazione scritta.

18.2 Qualora la risoluzione anticipata del contratto sia imputabile al Licenziante per dolo o colpa grave, il Licenziatario potrà utilizzare il Brevetto in via non esclusiva per un anno.

Art. 19 - Prelazione

19.1 Il Licenziante riconosce a favore del Licenziatario un diritto di prelazione nell'acquisto del Brevetto, a parità di condizioni, qualora intenda cederlo a terzi.

19.2 Il Licenziante dovrà comunicare al Licenziatario i termini della proposta di acquisto mediante raccomandata A/R o PEC.

19.3 Il Licenziatario potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Licenziante.

Art. 20 - Sublicenza

20.1 Il Licenziante riconosce al Licenziatario il diritto di concedere sublicenze a terzi soggetti economici per lo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale, previa informativa scritta da inviare al Licenziante.

20.2 Le sublicenze dovranno rispettare i diritti nascenti dal presente contratto in favore del Licenziante.

20.3 Il Licenziatario si assume ogni responsabilità per la condotta e lo svolgimento delle mansioni del sublicenziatario, ivi comprese eventuali citazioni in giudizio per qualsivoglia motivo. È riconosciuta al Licenziante la facoltà di controllare il sublicenziatario, con le medesime modalità di cui all'art. 12.

Art. 21 - Cessione del contratto

21.1 Il Licenziatario non potrà cedere a terzi il presente contratto, in tutto o in parte, salvo previo consenso scritto del Licenziante ai sensi dell'art. 1406 c.c.

Art. 22 - Nullità o decadenza dei diritti di proprietà industriale

22.1 In caso di dichiarazione di nullità o decadenza, per qualsiasi motivo, dei diritti di proprietà industriale e del relativo Brevetto, il presente contratto si intenderà risolto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità o la decadenza, senza ulteriori oneri per le Parti, salvo quanto previsto all'art. 13.9.

Art. 23 - Trascrizione

23.1 Le Parti danno atto che il presente contratto è soggetto a trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi degli artt. 138 e ss. del D.lgs. 30/2005. Il Licenziatario provvederà agli adempimenti necessari, con la collaborazione del Licenziante.

Art. 24 - Mediazione e clausola compromissoria

24.1 Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, presso l'Organismo di Mediazione ________, secondo il relativo Regolamento, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

24.2 Le Parti si impegnano a esperire la mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

24.3 Qualora, decorsi 90 (novanta) giorni, la procedura di mediazione non sia definita o non sia raggiunto un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato rituale, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale ________.

24.4 L'arbitro sarà unico, nominato dalle Parti di comune accordo, ovvero, in caso di disaccordo, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale indicata.

24.5 L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti degli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto, dopo avere tentato la conciliazione delle Parti, osservando le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

24.6 Resta fermo che per le materie sottratte alla competenza arbitrale e per i provvedimenti cautelari e urgenti sarà competente in via esclusiva il Foro di ________, ovvero, per le controversie in materia di proprietà industriale, la Sezione Specializzata in materia di Impresa competente per territorio ai sensi del D.lgs. 168/2003.

Art. 25 - Oneri e spese

25.1 Le spese del presente contratto, comprese quelle relative alla trascrizione presso gli uffici competenti, sono a carico del Licenziatario.

25.2 Il Licenziante si obbliga sin d'ora a prestare al Licenziatario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o le pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.

Art. 26 - Comunicazioni

26.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi indicati in epigrafe.

26.2 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra ogni variazione dei propri recapiti. In difetto, le comunicazioni inviate agli indirizzi sopra indicati si intenderanno validamente effettuate.

Art. 27 - Legge applicabile

27.1 Il presente contratto è regolato e disciplinato dalla legge italiana.

27.2 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato, si applicano le disposizioni del codice civile, del D.lgs. 30/2005 e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 28 - Disposizioni generali

28.1 Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, a pena di nullità.

28.2 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporta l'invalidità dell'intero contratto, restando le Parti obbligate a sostituire la clausola invalida con altra valida di contenuto economico e giuridico equivalente.

28.3 La tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell'altra in violazione del presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento.

________, lì ________.

Il Licenziante
________

Il Licenziatario
________

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Il Licenziante
________

Il Licenziatario
________